2006年，北京市高级人民法院知识产权庭共受理知识产权案件384件，审结419件。这些案件专业技术越来越强，各种新情况、新问题层出不穷。现结合具体案例，将审判中的最新进展介绍如下：
一、专利案件审判的新发展
（一）专利确权案件审判的新发展
1．关于实用新型专利权利要求中的方法、材料特征对其创造性评判的影响的认定
我国专利法及其实施细则未对实用新型专利权权利要求中含有的方法、材料特征进行限制，但依据2001年审查指南的规定，实用新型专利只保护产品，一切有关方法（包括产品用途）以及未经人工制造的自然存在的物品都不属于实用新型专利的保护客体；仅仅改变了成分的原材料产品，一般也得不到实用新型专利的保护。这就是说，权利要求中含有方法、材料特征，审查创造性时一般不予考虑。2006年修定的《审查指南》取消了这一规定。由此产生的问题是，对于专利复审委员会依据2001年《审查指南》的规定以权利要求含有方法、材料特征而宣告实用新型专利无效的，应如何处理。
案例：深圳市金世吉康复用品科技有限公司诉专利复审委员会及第三人南京中脉科技发展有限公司、江苏悦尔健康用品有限公司专利权无效案
金世吉公司是名称为“复合结构的枕垫装置”的实用新型专利的权利人，中脉公司、悦尔公司请求宣告该专利权无效。无效审查决定认为，本专利是实用新型专利，其权利要求中的“泡棉”、“纤维”等属于材料特征，“粘合”属于方法特征，在审查本专利的创造性时均不予考虑，并认定专利不具备创造性而宣告其无效。在本案二审过程中，2006年《审查指南》颁布并开始实施。
北京市高级人民法院认为，审查实用新型专利的创造性时，如果技术方案中的非形状、构造技术特征导致该产品的形状，构造或者其结合产生变化，则只考虑该技术特征所导致的产品形状、构造或者其结合的变化，而不考虑该非形状、构造技术特征本身。技术方案中的那些不导致产品的形状、构造或者其结合产生变化的技术特征视为不存在。涉案专利权利要求1中记载的锯齿形泡棉、纤维层、三维卷曲中空纤维是本专利产品的具体组成部件，这种组成部件是形状或结构特征，而非单纯的泡棉、纤维等材料特征。涉案专利权利要求1中记载的结合成型，应当认定是一种连接关系，属于实用新型专利需要考虑的因素，而非一种单纯的方法特征。上述技术特征共同部分组成了特定结构并实现了特定的技术效果，属于实用新型专利的保护范围，应当予以保护。专利复审委员会和一审法院以权利要求1中包含了泡棉、纤维、无纺布、三维卷曲中空纤维等材料特征以及粘合等方法特征为由，对锯齿形泡棉、纤维层、三维卷曲中空纤维、粘合成型等技术特征及其组成的特定结构未予考虑，有失妥当。
2．关于摩托车等工业产品外观设计相同或近似的判断原则
2007年《审查指南》规定的外观设计相同和近似的判断原则是，如果一般消费者经过对被比外观设计与在先设计的整体观察可以看出，二者的差别对于产品外观设计的整体视觉效果不具有显著影响，则被比外观设计与在先外观设计相近似；否则，两者既不相同也不相近似。但对于摩托车等设计复杂、要部较多的产品，在判断其外观设计是否相同或相近似时应采取什么样的判断方法，争议较大。实践中有的认为应当采用要部判断的方法；有的认为应当采用整体观察、综合判断的方法；有的认为上述两种判断方法并不冲突，可以结合起来判断外观设计的相同或相似。
案例1：（日本）本田技研工业株式会社诉专利复审委员会专利权无效纠纷案（2003年6月审结）
北京市高级人民法院认为，根据外观设计的具体对象，采用要部判断或者整体观察、综合判断的方法，但是这两种判断方法并非互相排斥。对于外观设计产品简单、消费者关注的设计要部明显的，一般可以采用要部判断的方法；对于外观设计产品复杂、消费者关注的设计要部较多的，一般可以先进行要部比较，再进行整体观察、综合判断。消费者关注的“小型摩托车”外观设计专利产品的要部较多，在进行要部对比之后，采用整体观察、综合判断的方法，将“小型摩托车”外观设计专利的各个视图所记载的摩托车的各个组成部分一一进行观察，得出的整体印象，与在先的摩托车外观设计专利各个组成部分一一进行观察，得出的整体印象进行对比，整体上可以得到“小型摩托车”外观设计专利比在先的摩托车外观设计更加简洁明快的印象，富有不同的美感，而且在进行整体观察时，通过要部对比二者呈现出的区别并不会在视觉中消失。由于二者之间的区别在视觉上多数处于明显位置，不论是采用要部判断，还是整体观察、综合判断，均足以使对摩托车产品具有一般知识水平和认知能力的消费者将“小型摩托车”外观设计专利与在先的摩托车外观设计专利区别开，不会产生美感上的混淆，因此，“小型摩托车”外观设计专利与在先的摩托车外观设计专利相比，虽然两者属相同类产品，但两者的外观设计并不相同，也不相近似。
案例2：（日本）本田技研工业株式会社诉专利复审委员会专利权无效纠纷案（2006年9月审结）
北京市高级人民法院认为，摩托车产品的构成较为复杂，涉及较多的组成部件，而且在使用中不存在特定朝向，也不存在相对于其他部位对整体视觉效果影响特别强烈的部位，各主要组成部件均系一般消费者关注的部位，在进行摩托车产品外观设计相近似判断时，通常应采用综合判断的方式，即根据外观设计产品的整体轮廓及各主要组成部件来确定是否构成相同或相近似，而不应以外观设计产品的部分分成细微局部出发得出是否相同或近似的结论。本案的特殊性在于，本专利及对比文件均为本田株式会社出品的同一系列摩托车产品，只是型号、规格有所不同，很明显本专利系在对比文件基础上作出的改进设计，故二者在整体、车身、车架及某些主要组成部件上均采用了相同或近似的设计。但不容否认，二者在前转向灯位置、后车体罩、仪表盘、操作部等处也存在较大差异。基于公平原则，并遵从整体观察，结合比较的判断方法，应当认为一般消费者对本专利和对比文件进行观察后，会注意到上述差别、进而予以区分，不能造成混淆，两外观设计应属不相同亦不相近似的外观设计。
3．关于域外形成的专利文献是否需要经过公证认证程序的认定
根据最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第十六条的规定，当事人向人民法院提供的在我国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经我国驻该国使领馆认证，或者履行我国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；当事人提供的在我国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当具有按照有关规定办理的证明手续。在专利权无效纠纷中，对于域外形成的专利文献是否应仍必须经过公证、认证手续，存在不同的认识和做法。
案例：东莞市众誉电子有限公司诉专利复审委员会及第三人李晶专利无效案
李晶系“二键红外遥控鼠标器”发明专利的权利人，众誉公司以本专利不具有新颖性、创造性为由向专利复审委员会提出无效宣告请求，并以两份台湾专利说明书的复印件作为对比文件。专利复审委员会认为，该证据的公开日均在本专利申请日之前，可以作为评价本专利创造性的对比文件，并据此宣告本专利权全部无效。一审法院认为，请求人提交的两份台湾专利说明书系复印件且未履行公证、认证的证明手续，不能确认这两份证据的真实性，判决撤销无效审查决定，维持“二键红外遥控鼠标器”发明专利权有效。
北京市高级人民法院认为，专利文献是一种域外形成的特殊证据，具有高度可信性和可检索性，在目前情况下，当事人完全可以自行核实与验证，不应要求履行公证认证手续。当事人对于专利文献进行公证、认证既无必要，也加重了当事人的诉累。遂撤销一审判决，并将本案发回重审。
（二）专利民事案件审判的新发展
1．关于功能性技术特征限定的权利要求保护范围的确定
以功能性技术特征限定的专利权利要求，究竟是应当按照其字面含义解释为涵盖了能够实现该功能的所有方式，还是应受到专利说明书中记载的实现该功能的具体方式的限制，专利法未作规定，司法实践中对此也有不同观点。北京市高级人民法院认为，在确定以功能性技术特征限定的专利权利要求的保护范围时，应注意充分发挥说明书及其附图的解释功能，适当限制专利权的保护范围，以说明书及附图中记载的实现该功能的具体方式或其等同方式确定其保护范围，避免专利权保护范围的过分扩张。
案例：曾展翅诉河北珍誉工贸有限公司、北京双龙顺仓储购物中心侵犯专利权案
曾展翅为“除臭吸汗鞋垫”实用新型专利的权利人，该专利的权利要求记载：“一种除臭吸汗鞋垫，其特征是它是由两层防滑层于相对的内面各附设一单向渗透层，其间再叠置粘结吸汗层、透气层、除臭层组成，吸汗层与透气层相邻”，其说明书记载“单向渗透层是一种具有漏斗状孔隙的布面”。一审法院认为，原告专利的必要技术特征体现为两层防滑层、两层单向渗透层、吸汗层、透气层、除臭层等七层结构，且要求吸汗层与透气层是相邻的。被控侵权产品除具备除臭层、吸汗层、两层单向渗透层，且吸汗层与透气层是相邻外，首先，其干爽表面具有的凹凸不平效果与涉案专利防滑层的功能效果相同，且使用了与专利技术等同的解决手段，二者特征构成等同；其次，被控侵权产品中的抗皱弹性层是由一层尼龙纤维网构成，该网状结构决定了其在起到防止鞋垫发生褶皱作用的同时也能够实现涉案专利透气层的功能，它与原告专利对应特征构成相同；再次，涉案专利中的七层结构是以粘结的方式连接的，虽然被控侵权产品使用了线缝合的方式，但该区别是该领域普通技术人员不需要创造性劳动就能够联想到的，二者技术特征亦构成等同，故被控侵权产品落入了原告专利的保护范围。
北京市高级人民法院认为，对于采用功能性限定特征的权利要求，不应当按照其字面含义解释为涵盖了能够实现该功能的所有方式，而是应当受到专利说明书中记载的实现该功能的具体方式的限制。具体而言，在侵权判断中应当对功能性限定特征解释为仅仅涵盖了说明书中记载的具体实现方式及其等同方式。从本案专利权利要求1的必要技术特征看，均采用功能性限定特征，因此，对该权利要求进行解释时，应当考虑说明书中记载的具体实现方式。本案专利说明书中对单向渗透层明确指明“为一种具有漏斗状孔隙的布面”，而被控侵权产品单向渗透层采用的是非织造布，并非是与具有漏斗状孔隙的布面相同或相等同的技术特征，故被控侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围。原审法院未考虑本专利权利要求系以功能性特征限定这一情况，其关于单向渗透层的保护范围应确定为能够实现水分单向渗透的层面的认定有误，不适当地扩大了曾展翅专利权的保护范围。
2．关于已有技术抗辩是否适用于相同侵权的认定
已有技术抗辩是否适用于相同侵权，在我国专利实践中一直存在争议。北京市高级人民法院2001年制定的《专利侵权判定若干问题的意见》认为，已有技术抗辩仅适用于等同侵权，不适用于相同侵权的情况。当专利技术方案、被控侵权物、被引证的已有技术三者明显相同时被告不得依已有技术进行抗辩而应向专利复审委请求宣告该专利权无效。2006年终审的一起案件中，北京市高级人民法院改变了这一意见，认为已有技术抗辩也适用于相同侵权。
案例：施特里克斯有限公司诉宁波圣利达电气制造有限公司及华普超市有限公司专利侵权案
一审法院认为被控侵权产品全面覆盖了原告专利的技术特征，且与已有技术既不相同也不等同，故被告有关已有技术抗辩的主张不成立，其应承担侵权责任。
北京市高级人民法院经审理认为，被控侵权产品虽然落入了原告专利权的保护范围，构成字面侵权，但其技术方案与已有技术构成等同技术方案，被告正当使用已有技术的行为未侵犯原告专利权，其有关已有技术的抗辩理由成立。
3．关于未指定色彩的外观设计专利在侵权判定时如何考虑被控侵权产品添加的色彩及图案的问题
外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。在外观设计专利侵权判定中，应将被控侵权产品与专利外观设计进行比较，找出两者的相同点和相异点，并以一般消费者的眼光判断是否足以导致一般消费者的混淆。审判实践中出现的问题是，如果专利外观设计未指定色彩和图案，被控侵权产品在专利外观设计的基础上添加了色彩及图案，在侵权判定时是否考虑被控侵权产品上添加的色彩及图案。
案例：（日本国）三菱铅笔株式会社诉上海真彩文具有限公司、上海乐美文具有限公司及北京理想文仪商贸中心侵犯外观设计专利权案
三菱铅笔株式会社系名称为“圆珠笔”的外观设计专利权人，该专利设计的笔身部由透明材料组成，未指定色彩，其保护范围是“圆珠笔”的整体形状、由线条构成的图案及其结合。控侵权产品改为不透明设计，并用颜色、线条使之在视觉上产生了强烈效果。一审法院认为，被控侵权产品与专利外观设计的外观存有较大差别，两者在某些产品组成部分有不同的设计，被控侵权产品在整体上产生了与专利产品较明显的差异，构成不相同也不相近似的设计，故判决驳回原告诉讼请求。
北京市高级人民法院认为，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该专利产品的外观设计为准。本专利是“圆珠笔”的外观设计，根据表示在图片中的该专利产品的外观设计判断，其保护范围是“圆珠笔”的整体形状、由线条构成的图案及其结合，本外观设计专利并未指定保护色彩。对外观设计侵权的判定首先应对产品进行整体的观察和综合判定，看两者是否具有相同的美感，比较的重点应当是专利权人独创的富于美感的主要设计部分。经比对，被控侵权的“真彩尖锋911A”按动中性笔、“锐锋3051”中性笔产品的整体形状、笔夹部分细长的大椭圆环及小椭圆板的设计、笔身部与握持部的比例设计、握持部稍粗于笔身部的设计、握持部分的圆点分布设计与本专利基本相同，从整体观察看两者的外形相近似。不同点为：本专利的笔身部分、按压部分为透明设计，而“真彩尖锋911A”按动中性笔、“锐锋3051”中性笔产品的笔身部分、按压部分为不透明设计。虽然本专利的笔身部分为透明，但是，透明部分内可以看到的只是笔芯，并无其它图案，而圆珠笔的笔身采用透明或者不透明的材料均是常见的制造方法。此外，虽然被控侵权产品将本专利笔身、按压棒的透明设计改变为不透明，并用颜色、线条使之在视觉上产生了强烈效果，但是，由于笔身颜色、图案并不是本专利的保护范围，故笔身的图案、色彩不能作为判定两者外观设计是否相同、近似的内容。因此，虽然被控侵权产品在笔夹部上增加了细长的小椭圆形镂空孔、把笔尖部改为光滑的锥形，没有细长的椭圆形的凹进图案、将笔身改为不透明等，使之与本专利有所区别，但这些区别均属于细微的差别，不足以使之与专利产品产生明显差异，但因被控侵权产品在笔的整体形状、笔身与握持部分的比例、笔夹的长椭圆形设计、握持部分的圆点分布设计等与本专利基本相同，消费者仍容易将两者予以混淆。故被控侵权产品与三菱铅笔株式会社的专利产品是相近似的外观设计。
二、商标案件审判的新发展
（一）商标确权案件审判的新发展
1．关于商标法第三十一条“他人已经使用并有一定影响的商标”中的“商标”的认定
我国商标法第三十一条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。这一规定是基于诚实信用原则，对已经使用并有一定影响的商标予以保护，制止采用不正当的抢注行为。适用该规定的前提之一是存在着在先使用的商标。这里的“商标”显然是指未注册商标。那么，是不是任何标志都可成为商标法第三十一条规定之“商标”呢？北京市高级人民法院认为，该规定之“商标”必须具有可注册性。
案例：西安小肥羊烤肉馆诉商标评审委员会及第三人内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司商标异议纠纷案
原告西安小肥羊烤肉馆首先将“小肥羊”商标使用在“涮羊肉”服务上，并申请注册“小肥羊”商标，但商标局以该商标直接表示了服务特点而不予注册。第三人内蒙古小肥羊公司在后使用了“小肥羊”商标，商标局以该商标经过使用已经获得了显著性为由予以注册。西安小肥羊烤肉馆依据商标法第三十一条主张内蒙古小肥羊公司抢先注册了其在先使用的服务商标，请求不予注册异议商标。商标评审委员会认为，商标法第三十一条对商标在先使用者的保护体现为禁止以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。西安小肥羊烤肉馆虽然早于内蒙古小肥羊公司使用“小肥羊”文字作为字号从事实际的经营，但其对“小肥羊”商标的使用在方式、规模、范围上都比较有限。“小肥羊”并非西安小肥羊烤肉馆独创字词，而内蒙古小肥羊公司与西安小肥羊烤肉馆又处于不同的省份，所以不能从商标的独创性和地域的相邻关系推论出内蒙古小肥羊公司是在明知他人在先使用“小肥羊”商标的情况下而以不正当手段抢先注册。因此，不能认定内蒙古小肥羊公司申请注册被异议商标是商标法第三十一条所述以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响商标的行为。商标评审委员会裁定异议复审理由不成立，异议商标准予核准注册。
北京市高级人民法院经审理认为，商标法第三十一条规定，申请注册商标不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，即任何人不得利用不合理或不合法的方式，将他人已经使用但尚未注册的商标以自己的名义向商标局注册。依据该规定，第一，该在先使用的商标应当具有可注册性，法律规定禁止注册的不在此限；第二，注册人主观上具有恶意；第三，至申请注册时该在先使用的商标具有一定的影响，以致于注册人知道或应当知道该商标的存在。依据商标法第十一条的规定，仅仅直接表示了本商品或服务的主要原料及其他特点的标志不得作为商标注册，但上述标志经过使用获得显著特征并便于识别的，可以作为商标注册。本案中，西安小肥羊烤肉馆主张内蒙古小肥羊公司抢先注册了其在先使用并且已经具有一定影响的“小肥羊”文字商标。“小肥羊”文字在一定程度上确实表示了“涮羊肉”这一餐饮服务行业的内容和特点，故包头市小肥羊酒店于1999年12月14日在第42类上申请“小肥羊及图”商标、西安小肥羊烤肉馆于2000年10月23日在第42类上申请“小肥羊及图”商标，商标局对于“小肥羊”文字均不予批准。这就是说，“小肥羊”文字作为商标注册缺乏固有显著性，因此，西安小肥羊烤肉馆关于内蒙古小肥羊公司违反商标法第三十一条，抢先注册其在先使用并具有一定影响的未注册商标的主张不能成立，但这并不排除“小肥羊”文字可以通过使用和宣传获得“第二含义”和显著性。实际上，内蒙古小肥羊公司自2001年7月成立后，采用了连锁加盟的经营方式，服务的规模和范围急剧扩张，2001年度即被评为中国餐饮百强企业，2002年度又位列中国餐饮百强企业第二名，至第3043421号商标于2003年审定公告时，在全国具有了很高的知名度，从而使“小肥羊”标识与内蒙古小肥羊公司形成了密切联系，起到了区分服务来源的作用。故“小肥羊”文字标识通过内蒙古小肥羊公司大规模的使用与宣传，已经获得了显著性，并且便于识别，应当准予作为商标注册。商标局及商标评审委员会准予第3043421号商标注册并无不当，北京市高级人民法院终审判决维持商标评审委员会准予异议商标核准注册的裁定。
2．关于以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响的商标的争议期限的计算
根据现行商标法第四十一条的规定，以损害他人在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的，他人有权自商标注册之日起5年内请求商标评审委员会撤销该注册商标。1993年商标法没有5年撤销请求期间的限制。因此，原则上应当理解为自争议商标被核准注册之日起随时都可请求撤销该注册商标。由此产生的问题是：首先，对于以不正当手段取得注册的商标，根据1993年商标法的规定其撤销请求权是不受期限限制的，在2001年商标法生效后，是否适用现行商标法关于5年的期限？其次，如果适用现行商标法关于5年期限的限制，应如何计算该5年期间？北京市高级人民法院认为，对2001年商标法生效前的注册商标以该法第四十一条为由请求撤销的，应自该法的生效日即2001年12月1日起计算5年的撤销请求期间。
案例：日本国株式会社双叶社诉商标评审委员会及第三人广州市诚益眼镜有限公司商标争议纠纷案
争议商标“蜡笔小新”于1997年12月7日取得注册，第三人广州诚益公司为其现权利人。2005年1月26日，双叶社以争议商标违反商标法第三十一条等理由请求商标评审委员会撤销该商标。商标评审委员会认为，以侵害他人在先权利为由提出撤销注册商标的，利害关系人应当在自商标注册之日起5年内提出撤销申请。本案争议商标取得商标专用权时间为1997年12月7日，双叶社于2005年1月26日对该商标提出争议时争议商标注册已近八年，超出了5年的法定期限，裁定维持争议商标。
北京市高级人民法院经审理认为，依照我国立法法第八十四条的规定，法律不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权益而作的特别规定除外。商标法第三十一条中有关争议期限的规定则自2001年12月1日起生效实施，此前对于已经注册的商标并无争议期限的规定。依照最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第五条之规定，本案争议应当适用新商标法中五年争议期限的规定，但5年的争议期限应当自2001年12月1日起算，否则对“享有在先权利的人”有失公平，同时也违背立法法关于“法不溯及既往”的原则。双叶社依据现行商标法第三十一条申请撤销本案争议商标并未超过法定的5年争议期限，商标评审委员会应予受理并重新进行审查。
3．关于约定俗成的商品通用名称的认定
商品的通用名称是与特有名称相对的，指为国家或者某一行业所共用的、反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓。商标法第十一条第一款第（一）项规定：“仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志不得作为商标注册。”但什么是“本商品的通用名称”，有关法律、法规和司法解释均未作规定。商标局与商标评审委员会2005年发布的《商标审查及审理标准》将商品通用名称解释为“国家标准、行业标准所规定的或者约定俗成的名称”。在有国家、行业标准规定的情况下，通用名称的认定相对较为容易，但在没有国家、行业标准规定的情况下，应如何认定约定俗成的商品通用名称呢？北京市高级人民法院认为，在认定商品约定俗成的通用名称时，应坚持其地域广泛性的特点，仅在部分地区使用的名称不能认定为商品的通用名称。（知识产权报本版文字由北京市高级人民法院知识产权庭提供）
10/25/2007
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