在专利行政审查程序中，权利要求中所包含的功能性限定的技术特征是否能够得到说明书的支持是审查员比较难于把握的一个问题，同样的，在专利侵权纠纷诉讼中，在确定专利权的保护范围时，对于权利要求中所包含的功能性限定技术特征的解释问题在各级法院的法官中也存在着理解和认识上的分歧。笔者通过引入一起案例，阐述个人对“功能性限定特征”解释问题的观点。
无效宣告请求人A公司向专利复审委员会（下简称复审委）提出无效宣告请求请求宣告B公司的某项发明专利无效，其无效理由为：权利要求1等相对于所提供的对比文件不符合专利法第二十二条第二、三款所规定的新颖性和创造性以及权利要求1不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定等。该发明专利的权利要求1：一种电池外壳的制造方法，其特征在于，包括以下步骤：
（1）制备预定长度的管通；
（2）用模具把所述管通向两边拉伸所要求形状的筒形；
（3）……（4）所述模具包括斜楔型上模和下模；
（5）所述下模主要由斜楔型滑块和限位装置组成。
其中，双方当事人对权利要求1中所述功能性技术特征“限位装置”的含义有不同的理解：请求人认为限位装置是限定电池外壳尺寸的装置，被请求人认为限位装置是限定下模块的极限位置的装置。
（一）复审委经审查认为：如果在无效宣告请求程序中双方当事人对权利要求中采用功能性方式限定的一个部件的理解产生歧义、但从专利说明书公开的全部内容中仅能得到该部件唯一的一种具体结构实施方式，则根据专利法第五十六条第一款的规定应当将权利要求中该部件解释为具有该具体结构的部件。即将权利要求1中所述“限位装置”理解为“具有U形结构的固定结构，该U形结构的两臂的内壁可以限制斜楔形滑块的运动极限位置”。合议组在此解释的基础之上，认为如果一项权利要求的技术方案采用了具有特定的结构的部件，而该具有特定结构的部件并未被对比文件中任何一个技术方案完全公开，且该特定结构不能从对比文件中毫无疑义地导出，同时也不是惯用手段的直接置换，则该权利要求所限定的技术方案具有新颖性。如果该特定结构的部件与现有技术相比是非显而易见的，且产生了有益的技术效果，则具有该部件的整体技术方案具有创造性。因此，维持专利权有效。
（二）无效宣告请求人不服复审委的决定，在法定期限内提起行政诉讼，一审法院认为：根据《审查指南》的规定，对于权利要求中的功能性特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于“限位装置”应当理解为所有能够实现限定下滑块的运动极限位置的装置。专利复审委将权利要求1中的“限位装置”解释为U型固定结构已经超出了以说明书和附图解释权利要求的范围，而属于以说明书及附图限定权利要求。由于该上位的功能性限定的装置被对比文件中所披露的具体限位结构所公开，因此，权利要求不具有新颖性。因此，撤销被告复审委作出的审查决定。
（三）被告复审委、第三人B公司不服一审法院判决，于法定期限内提起上诉。二审法院认为：对于权利要求中功能性限定特征的解释应当受专利说明书中记载的实现该功能的具体方式的限制，不应当解释为覆盖了能够实行该功能的任何方式。本专利说明书中载明了在将椭圆通制成方通时所用的模具和成形情况，附图中记载的“限位装置”的形状就是“U型结构的固定结构”。由于对比文件中公开的是“滑动凸轮”不是“U型结构的固定结构”，因此本专利权利要求1具有新颖性。因此，认定一审法院的上述解释无事实和法律依据，判决撤销一审法院的判决，发回重审。
该案复审、一审、二审程序中之所以会产生不同的审查、审判结果，争议的焦点问题在于：对于权利要求中所包含的功能性限定特征的解释，应不应当受专利说明书中记载的实现该功能的具体方式的限制，是否应当理解为覆盖了所有能够实现该功能的实施方式。值得关注的是，本案绝不仅仅只是一个特例，在法学界以及司法审判实践中对于功能性限定特征的解释一直都存在比较大的分歧。无论是在专利无效行政程序中还是在专利侵权纠纷诉讼中，确定专利权的保护范围都是一个首要的问题，对于该问题的理解和认识的不同，将会直接导致所确定的专利权的保护范围不同，进而可能会影响到专利的新颖性和（或）创造性。
笔者认为，如果采用上述解释其范围从理论来说包括了无穷种可能实施的方式，然而这样就会将一些并不属于专利权人创造的实施方式也囊括之中，其中就可能包括被控侵权人所使用的某些种特定实施方式，如果这些实施方式与专利权人的实施方式有着本质的不同，按照上述解释将会被“一网打尽”，如此对于被控侵权人来说显失公平，也不利于社会公众对新的实施方式做出任何尝试，阻碍了技术的进步。采用这种“一般解释”势必会对专利申请人的利益产生一定影响，特别在像电学等一些普遍使用功能性限定特征的领域受到的影响则会突显。此外，采用上述做法还可能会产生专利申请人滥用功能性特征的弊端，对审查工作带来一定的麻烦。尽管《审查指南》第二部分第二章3．2．1节中对功能性限定的审查给出了原则性的教导，但是在实际操作过程中，往往由于不同的审查员对于所属领域技术把握的程度以及审查尺度的不同，客观上就会造成审查标准的不统一。那么，如果对功能性限定特征作出“具体解释”，是否会对专利权人造成利益损失呢？答案是否定的，因为，在确定专利权的保护范围时，法律上设定有“等同原则”作为确保专利权的保护范围不至于严格限定（即过窄）的保障，在用说明书和附图具体解释该功能性特征的基础上，公平扩大到与该技术特征相等同的特征所确定的保护范围，进而划分出一个与专利权人自身所作出的贡献相适应的保护范围，这样就不会将那些已进入公有领域的为社会公众所享有的技术以及尚未进入公有领域为他人所享有的专有技术覆盖进去，如此在不妨碍他人利益的同时合理地维护了专利权人自身合法的权利。
综上分析，笔者比较倾向于案例中复审委和二审法院的做法，权利要求中并不禁止使用功能性限定的特征，但是对其解释可以借鉴美国等，在用说明书以及附图对其作出“具体解释”，在此基础上公平扩大到相等同的特征所确定的保护范围，尽量将因撰写方式和审查标准的不同而导致权利要求保护范围不同的因素排除在外。
在目前状况之下，在专利行政审查程序中，审查员仍应按照《审查指南》中的有关规定对功能性限定特征进行严格审查，把好授权关，如果不能明了此功能还能采用说明书中未提到的其他替代方式来完成或者有理由怀疑功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当坚决地提出质询意见，不要放宽要求，尤其是对于说明书中仅给出一个具体实施例的情况，一般应当在权利要求中作出具体限定，以便从源头上制止将“不合格”的功能性限定特征带入权利要求当中。
8/26/2007
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